A Arbitragem e a Proteção do Know-How no Âmbito da Propriedade Industrial

Propriedade Industrial e Know How: Natureza e Proteção

A economia contemporânea é marcada pela centralidade do conhecimento. Desse modo, a propriedade industrial e os artigos intangíveis assumem um papel estratégico na competitividade empresarial. 

A definição dada para a Propriedade Industrial pela Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2) é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 

O know-how pode ser definido como o conjunto de conhecimentos técnicos, métodos e práticas não divulgados, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado. 

A vulnerabilidade central do know-how é a sua exposição indevida, que pode ser ocasionada pelas práticas de concorrência desleal, eliminando o seu valor econômico.

“Enquanto a patente define-se como uma exclusividade de direito, o know how resume uma situação de fato: a posição de uma empresa que tem conhecimentos técnicos e de outra natureza, que lhe dão vantagem na concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis”. (…) 

“Tende-se a reduzir o know how ao segredo de indústria. No entanto, o que o define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa.” 

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

Arbitragem em Disputas de Propriedade Industrial

A arbitragem é um meio privado de resolução de conflitos pelo qual as partes, de comum acordo, optam por submeter determinada controvérsia a um ou mais árbitros, em vez de recorrer ao Poder Judiciário estatal. Trata-se de um mecanismo heterocompositivo, pois a decisão é proferida por um terceiro imparcial (árbitro) que exerce função jurisdicional, ainda que fora da estrutura estatal. 

No Brasil, é disciplinada pela Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) e complementada pela Lei 13.129/2015. Esses dispositivos estabelecem as regras para a prática da arbitragem, bem como os requisitos para a validade da convenção de arbitragem, a constituição do tribunal arbitral, o procedimento arbitral, a sentença arbitral e sua homologação judicial. 

Em casos de propriedade industrial, a arbitragem possui diversas vantagens frente ao sistema jurídico estatal tradicional. Inicialmente, cumpre destacar a especialidade e a confidencialidade. 

Especialidade:

Em casos de PI, as controvérsias frequentemente exigem não apenas conhecimento jurídico aprofundado, mas também domínio de aspectos técnicos específicos e complexos, como engenharia, biotecnologia, farmacologia ou tecnologia da informação.

No Judiciário estatal, embora haja magistrados altamente qualificados, vigora o princípio do juiz natural, o que impede a escolha específica de um julgador com expertise na matéria. Em razão disso, é comum a necessidade de produção de prova pericial complexa, o que pode tornar o processo mais moroso e dificultar a plena compreensão técnica da controvérsia. 

Em contrapartida, a arbitragem permite que as partes escolham árbitros especializados para resolver a controvérsia, conferindo maior eficiência e precisão na análise do caso concreto.

Confidencialidade:

Contratos de exploração de propriedade industrial frequentemente tratam de informações confidenciais compartilhadas entre as partes, e durante a resolução de disputas pode haver referências a essas questões. Por esse motivo, a confidencialidade presente nos procedimentos arbitrais é capaz de prevenir o risco de divulgação dessas informações sensíveis. 

Especificamente em casos de know-how, a confidencialidade possui uma importância ainda mais evidente, por se tratar de ativos não registrados e cujo valor está justamente na sua não divulgação. 

Observação: Apesar de não existir nenhuma obrigação legal sobre confidencialidade durante o procedimento arbitral, a maioria dos processos arbitrais tramitam perante câmaras que possuem regulamentos internos com disposições específicas nesse sentido. Por essa razão, o instituto da confidencialidade é, na prática, aplicado na maioria dos casos.

Além disso, é importante destacar que as disputas relacionadas à Propriedade Industrial costumam ultrapassar fronteiras, envolvendo acordos globais para licenciamento e transferência de tecnologia. 

Nesse cenário, destaca-se como uma das principais vantagens da arbitragem a possibilidade de as partes escolherem a lei material aplicável à controvérsia, conforme dispõe o art. 2º da Lei de Arbitragem. 

Segundo leciona o Professor Carlos Alberto Carmona, essa prerrogativa faz com que a lei escolhida exerça influência direta sobre diversos aspectos do procedimento arbitral, como a validade da convenção de arbitragem, a admissibilidade e valoração das provas, a interpretação do contrato e a forma de prolação da sentença arbitral.

Os Contratos de Transferência de Tecnologia

Há um intenso fluxo de informações na sociedade globalizada contemporânea, de forma que a transferência de tecnologia se manifesta de maneira intensa no âmbito internacional, frequentemente através de contratos privados. Os contratos de transferência de tecnologia consistem na transmissão de conhecimentos técnicos, métodos ou informações de uma parte para outra, com o objetivo de aplicação em processos produtivos ou serviços. Dentre as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, destacam-se o registro de marcas e de patentes, a licença para o uso de marcas e patentes, a franquia e o know-how. 

No Brasil, o Estado intervém no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O artigo 211 da Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) dispõe que “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”. 

A complexidade inerente aos contratos de transferência de tecnologia, e mais especificamente, os contratos envolvendo know how, não se limitam à definição de seu objeto ou à delimitação das obrigações das partes, mas envolve, sobretudo, a necessidade de proteção das informações que constituem o núcleo econômico da relação contratual. Isso, porque tais contratos têm por objeto conhecimentos técnicos que não são de domínio público e cuja divulgação indevida pode comprometer sua utilidade econômica.

Nesse contexto, a etapa pré-contratual é sensível, considerando que o potencial cessionário precisa ter acesso a informações mínimas para avaliar a viabilidade da contratação, enquanto o detentor da tecnologia busca evitar a exposição desnecessária do conhecimento técnico. Essa tensão entre necessidade de divulgação e preservação do sigilo evidencia a importância de mecanismos jurídicos capazes de disciplinar esse fluxo informacional entre as partes. 

É nesse cenário que entram os acordos de confidencialidade, chamados de Non Disclosure Agreements (NDAs), os quais se apresentam como instrumentos contratuais destinados a regular o acesso, o uso e a proteção de informações sensíveis no âmbito das negociações e da execução contratual. Os NDAs não só complementam os contratos de transferência de tecnologia, mas também constituem condição necessária para que esses contratos possam ser celebrados de forma segura. 

Os NDAs também podem projetar seus efeitos sobre o modo de resolução de eventuais controvérsias decorrentes dessas relações. Casos de violação de deveres de sigilo ou de uso indevido de informações estratégicas podem ocasionar litígios em que o tratamento inadequado, em sede de jurisdição estatal, acarretaria a exposição pública do conteúdo que se busca proteger.

Diante desse quadro, se mostra necessário adotar mecanismos de resolução de conflitos que sejam compatíveis com a natureza sensível das informações envolvidas. Nesse ponto, a cláusula compromissória arbitral assume especial relevância, ao possibilitar que as partes submetam eventuais disputas a um procedimento privado, confidencial e conduzido por especialistas.

“To combat these potential problems, parties should consider international arbitration to enforce NDA terms against, and resolve any disputes arising from, an NDA with a foreign counterparty. Under the New York Convention, signed by 160 countries, arbitral awards stand a much greater chance of enforcement around the globe.”

Tradução: Para combater esses potenciais problemas (ausência de uma cláusula no NDA pela qual a contraparte estrangeira consinta com a jurisdição do tribunal) as partes devem considerar a arbitragem internacional como meio para assegurar a execução das cláusulas de confidencialidade (NDA) e para resolver eventuais disputas decorrentes de um NDA firmado com uma contraparte estrangeira. Nos termos da Convenção de Nova York, assinada por cerca de 160 países, as sentenças arbitrais apresentam uma probabilidade significativamente maior de reconhecimento e execução em âmbito global.

CHRISTOPHER, Thomas W.; SALOMON, Claudia T.; RICHARDSON, Kevin M. Enforceability errors: avoiding a common pitfall in NDAs. Latham & Watkins, 18 set. 2019.